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Vorsicht bei der Verwendung von Marken mit weiteren Zusätzen
Oftmals werden Marken nicht nur isoliert in der eingetragenen Form, sondern in Kombination mit weiteren Elementen oder in sonst veränderter Form verwendet. Dies hat zunächst keine Konsequenzen. Fünf Jahre nach Eintragung der Marke läuft aber die Benutzungsschonfrist ab, so dass Markeninhaber spätestens ab diesem Zeitpunkt ihre Marke auch rechtserhaltend benutzen sollten, um im Fall der Kollision mit jüngeren Marken effektiv ihre Ansprüche vor allem im Rahmen von Widerspruchs- oder gerichtlichen Verfahren auf Unterlassung, Schadensersatz etc. geltend machen zu können.
Wird nämlich gegen eine jüngere Markenanmeldung Widerspruch beim Markenamt eingelegt oder werden Unterlassungsansprüche vor den Zivilgerichten geltend gemacht, weil die jüngere Marke der eigenen Marke verwechselbar ähnlich ist, so kann der Inhaber der jüngeren Marke die sog. „Einrede der Nichtbenutzung“ erheben. Das hat zur Folge, dass der Inhaber der älteren Marke zunächst die rechtserhaltende Benutzung der Marke in den letzten fünf Jahren durch Vorlage entsprechender Dokumente nachweisen muss. Der erforderliche Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung umfasst nicht nur die Vorlage von ausreichend vielen und aussagekräftigen Nachweisen für die Verwendung der Marke an sich, etwa durch Vorlage von Verpackungen, Werbebroschüren, Rechnungen und Internetseiten, sondern setzt vor allem voraus, dass die Marke in ihrer eingetragenen Form benutzt wurde.
Dieser Punkt kann besonders dann Probleme aufwerfen, wenn die Marke durch Anpassung des Corperate Designs im Laufe der Jahre, z.B. durch farbliche Veränderungen oder Abweichungen der Schriftart immer wieder leicht abgewandelt wurde oder die Marke stets nur in Kombination mit weiteren Wörtern oder Logos verwendet wird. In diesen Fällen kann eine rechtserhaltende Benutzung nur dann noch bejaht werden, wenn der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird.
Die Rechtsprechung hatte sich hinsichtlich dieser Frage in der Vergangenheit eher großzügig gezeigt und auch Abwandlungen der konkret eingetragenen Marke in gewissem Umfang noch als rechtserhaltende Benutzung akzeptiert.
Dagegen spricht das jüngste Urteil des BGH nun eine andere Sprache. Im konkreten Fall wurde die eingetragene Marke „Dorzo“ immer nur in Verbindung mit dem Zusatz „Vision“ als Gesamtzeichen „Dorzo-Vision®“ im Arzneimittelbereich verwendet. Diese konkrete Verwendungsart akzeptierte der BGH nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke „Dorzo“. Begründet wurde die Entscheidung vor allem damit, dass die Verbraucher das Zeichen „Dorzo-Vision®“ als einheitliches Gesamtzeichen auffassen würden, da das „®“-Zeichen am Ende des zusammengesetzten Zeichens darauf hindeuten würde, dass es sich auf die gesamte Bezeichnung beziehen würde. Es könne daher nicht mehr davon ausgegangen werden, dass das Zeichen „Dorzo“ innerhalb der Gesamtbezeichnung „Dorzo-Vision®“ als eigenständiges Produktkennzeichen verstanden werden würde. Diese Entscheidung mahnt zur Vorsicht, denn es droht im Ernstfall nicht nur der Verlust des Widerspruch- oder Gerichtsverfahrens, sondern auch der Verlust der eigenen Marke, wenn der angegriffene Inhaber der jüngeren Marke zum Gegenschlag ausholt und Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung stellt.
Unternehmen sind daher gut beraten, die tatsächliche Art der Verwendung von eingetragenen Marken nicht alleine der Marketingabteilung zu überlassen, sondern vielmehr auch juristisch zu überprüfen, welche Auswirkungen durch die Aufnahme von Abwandlungen oder Zusätzen drohen. Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn Unternehmen Marken nicht selbst, sondern durch Lizenznehmer nutzen. Hier sollten in den Lizenzverträgen konkrete Vorgaben zur Verwendung der Marken sowie entsprechende Kontrollmöglichkeiten zugunsten des Lizenzgebers aufgenommen werden.
Fazit:
Vorsicht ist geboten bei der Verwendung von eingetragenen Marken, soweit diese nur in abgewandelter Form oder in Verbindung mit weiteren Wort- oder Bildbestandteilen verwendet werden. Marketingabteilungen sollten angewiesen werden, jegliche Änderungen insoweit mit der Geschäftsführung oder Rechtsabteilung abzustimmen. Bei Lizenznehmern sollten entsprechende vertragliche Kontrollmechanismen vorgesehen werden.
Maßgebliche Entscheidung:
BGH, Beschl. v. 11.05.2017 – I ZB 6/16 (BPatG)
